インターネット上でショップを運営していると、ある日、突然弁護士名義の商標権侵害を理由とする警告書が届くことがあるかと思います。そこには、対応しない場合、法的措置を取ると強い表現がなされていることもあるかと思います。以下では、ショップ運営者に商標権侵害の警告書が届いた場合の対応方法の概要を説明したいと思います。

商標権侵害の警告書への対応

 弁護士から届く商標権侵害に関する警告書の内容としては、第一段階として、商標の使用の停止、在庫の廃棄(または一旦保持)を求め、その回答(対応)期間を区切り、返答や対応なき場合には法的措置を取る旨を付言しているものがほとんどです。その上で、損害賠償額算定のために、販売数量、販売額、仕入額、仕入先等を示す資料等の開示を求めてくることもよくあります。さらにすでに販売した商品の回収を求めるものもあります。

 このような書面を受け取れば、相手方弁護士が主張しているような商標権侵害行為に該当するか否か、こちらに正当化する理由があるかについて検討し、商標権侵害であることを争う場合には、その理由を記載して回答することが通常であり、また、商標権侵害であることを争えない場合には、事件を収束させる方向で進めていくことになります。以下、警告書の記載内容の検討、各種正当化理由、そして警告書への回答について説明させていただきます。

警告書記載の内容の検討

 商標権侵害の警告書への一般的な対応としては、当然のことではありますが、権利(商標権)が現在も存在するのか、警告主が商標権者や専用使用権者等、差止や損害賠償を法的に行うことができる主体であるのかを確認をした上で、自社の行為が相手方の商標権を侵害しているのか否かについて検討することから始まります。警告書には、ほとんどの場合、商標の登録番号が記載されていますので、その権利がどのような内容なのかを確認します。確認する方法としては、特許庁が提供しているサイト(JplatPat)に確認できます。特許庁のサイトで、「商標」を選択した上で、検索画面において、登録番号を入れれば出てきます。そこには、権利者が誰であるのか、いつ登録されたものであるのか、登録商標がどのようなものか、登録されている商品・役務(指定商品・指定役務)がどのようなものか、ということが記載されています。この資料を前提に、商標権侵害に該当するか否かを判断していくことになります。もっとも、特許庁のサイトでの確認は現在の状態を反映しているとは限りませんので、別途、商標登録原簿等を取得することも必要となります。

 商標権侵害に該当するか否かは、簡単に言うと、自ら使用している商標と登録商標が同一又は類似(似ている)、かつ、自ら使用している商品・役務と登録されている商品・役務が同一又は類似している、という場合です。同一の場合には自分で判断できますが、類似の場合には微妙な判断が迫られることになります。商標の類否判断については、原則として、商標が有する「外観」「称呼」「観念」という3要素を比較し、取引の実情を考慮した上で商標が似ているか否かを判断し、商品役務の類否については、それらの商品役務が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品役務に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にあるか否かにより判断されますが、その判断は専門的なものであり、商標を扱う弁護士や弁理士にご相談されたほうが正しい判断ができるかと思います。

正当化事由が存在するかの検討

 形式的に相手方の登録商標と同一又は類似の標章を使用し、また、相手方の指定商品と同一又は類似の商品を使用している場合であっても、商標権侵害とならない場合があります。

 たとえば、商品の説明文として使用されているような場合や、URL中に使用しているような場合には、商標を自己の商品と他人の商品とを識別するための表示としては使用していない(商標的使用ではない)という理由で商標権侵害に該当しないということもあります。

 また、自らのほうが、相手方の登録商標の出願よりも前から使用している場合、権利侵害を逃れることができる場合もあり、これを先使用権といいます。先使用権につきましては、法律上、要件が定められおり、特に、自己の使用する商標が登録商標の出願前から先に使用していることの他、かつ、自己の使用する商標が周知であることが要求されます。周知性につきましては、販売数量、販売金額、年数、市場シェア、宣伝広告の状況、その他さまざまな事情が勘案され、周知か否かが判断されます。

 さらに、相手方の商標が無効な商標であることもあります。

 その他、並行輸入品の場合には適法となることもあります。正当化事由につきましてはかなり専門的な知識や判断が必要となりますので、商標を扱う弁護士や弁理士にご相談されたほうがよいかと思います。並行輸入と商標に関する記事は以下にあります。

警告書への回答

 上記検討により、商標権侵害していないと判断した場合や各種正当化自由があると判断した場合には、受け取った警告書への回答として、その旨回答することになりますし、商標権侵害していると判断した場合には、円満解決の着地点を考えることが必要となります。相手方の警告書の内容に理由があると判断した場合には、使用を中止するか、商標のライセンスを受けるか、また、商標権の譲渡を受けるという解決策もあります。商標ライセンスや商標権の譲渡については、以下で説明しております。

 最終的に任意の段階に解決できなかった場合には、商標権者側は商標権侵害訴訟を提起などをしてくることになりますので、それに対しては対応することが必要となります(商標権侵害訴訟を放置すると負け判決となります。)。

 他方で、相手方の商標に無効理由や取消理由があれば、無効審判や取消審判を請求することで対抗することもできます。

 明らかに商標権侵害しているケースなどでは、早期かつ誠実な対応が必要となります。警告書を放置すると、商標法違反を理由とする刑事事件へと発展することもありますので、決して放置はしないようにしてください(商標法違反の刑事事件についても当事務所は法律事務所ですので当然対応しております。)。また、商標権侵害の有無が微妙なケースでは慎重な対応が求められます。

 なお、警告書には通常回答期限が記載されており、回答期限を過ぎると法的措置を取ると記載されていることが多いため、この回答期限は、ご相談に来られる方の大半の方が気にされておられます。商標権侵害の有無、特に、商標の類否、商品役務の類否、抗弁(先使用権等)等の判断は慎重に行う必要がありますので、ある程度、回答までの時間の確保することも必要となります。

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