商標ライセンス契約や商標権の譲渡契約を締結する場合の留意点

商標の譲渡契約や商標ライセンス契約等、商標に纏わる契約はいくつかあります。商標の譲渡契約や商標ライセンス契約以外にも、通常の取引基本契約や代理店契約においても商標の使用の仕方が規定されていることもありますし、OEMなどの製造委託契約、共同開発した商品に関する何らかの契約をした場合なども商標の取り決めをしておくことが必要となることが多いです。さらに複数の者が共同で商標を使用していたような場合で途中で別の道を歩むことになった場合には後述するように後で揉めることがままあります。

また、商標に関する契約に限らない話ですが、未だに人間関係を重視し、契約書を締結しない会社もかなりの数があります。事業分野によっても契約書の作成率も大きく異なります。契約書の存在は上手くいっているときには問題とならず、相手方との関係がこじれたときにはじめて効力を発揮するものです。契約書を作成するための時間、費用をかけたくないということは適切な考え方ではありません。弁護士に作成を依頼するか、弁護士による契約書レビューを受ける等して、紛争に備えていたほうが結果として費用や労力が節約できることにもなります。商標に関する契約書作成においても、契約締結時に商標に関するリスクを想定した上で、考えられるものを記載しておくことが重要なことです。紛争勃発時には契約書の記載に従うことになります。

以下、商標権の譲渡契約、ライセンス契約について説明すると共に、それ以外の契約と商標の紛争についてよくある例について解説させていただきます。

商標権譲渡契約

譲渡の態様

商標権は、一種の財産権のため、原則として第三者に対して自由に譲渡することができます。商標権の譲渡には、事業に伴わない商標権だけの譲渡、事業と共に行う商標権の譲渡（事業と共に譲り受ける）があります。

前者としては、たとえば、他人が先に取得していた登録商標を自らが使用したいようなケースや、出願中の商標と同一類似の先行商標権を譲渡してもらい、拒絶理由を回避するようなケースがあります。拒絶を回避するケースというのは、自らの出願が商標法4条1項11号の拒絶理由（先願登録商標と同一又は類似）が来た場合の対応であり、先願登録商標の権利者と後願の権利者を一時的に同一人とすることで同号の拒絶を回避するものであり、実務上行われているものです。もっとも、既に商標権の譲渡を求める側の立場の者が既に使用を開始していた場合には、譲渡を受ける前の過去分について第三者の先行する商標権の侵害の問題が生じますので、実際に商標権の譲渡を求めるか否かについては慎重に検討する必要があります。譲渡交渉を求めることで、相手方に商標の使用の事実が把握されてしまい、結果的に商標権侵害として多額の損害賠償を受けるリスクもありますので、ご注意ください。また、譲り受ける商標に業務上の信用が化体しているケースでは商標権としての価値がありますので、事業とは別に商標権だけを譲り受けるケースもあります。

後者の事業と共に商標権の譲渡を受ける場合、譲渡財産に商号商標が含まれているようなケースでは、商号の使用について留意が必要です。事業を譲り受けた会社が事業を譲渡した会社の商号を続用する場合、譲り受けた会社は、原則として譲り渡した会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うこととなります（会社法22条1項）。商号商標を事業と共に譲受け、当該商号商標を引き続き使用していく場合にはリスクを背負いますので、商標権の譲り受けの段階で十分な検討が必要です。

商標権の譲渡交渉等

商標権の譲渡交渉では、相手方がいますから、相応の駆け引きが必要となり、利害得失を考えて妥当な譲渡金額となるように調整しなければなりません。商標権の譲渡対価については様々な算定方法がありますが、無体財産権であることから価値の把握が困難であるという側面もあります。購入希望者は安く、売却する者は高くと考えるのが普通ですから交渉がつきものです。また、支払方法、登録等についても取り決める必要があります。さらに、商標権の譲渡については、譲渡行為自体は勿論、譲渡に伴うその他の処理も含めて最終的には譲渡契約書に落とし込む作業が必要となります。譲渡に関する契約内容も単に商標権を譲渡するというものだけであればそれほど難しくはありませんが、譲渡の停止（解除）条件、買戻特約、付帯事項等が定められることもありますので、インターネット上にある商標の譲渡契約書のひな形だけでは対応できないケースもあります。

譲渡交渉等のいわゆる交渉事や契約の問題は弁護士が日常的に扱っていることもあり、弁理士よりも弁護士のほうに一日の長があります。もっとも、商標権の譲渡については、特許庁への登録が効力発生要件となっており、この譲渡の登録(移転登録）の代理行為は弁理士が通常行います。そのため、商標権の譲渡においては、弁理士と弁護士への二度の依頼が必要となるケースがありますのでご注意ください。

なお、当事務所は、弁理士弁護士の資格を有しており、商標の譲渡交渉自体、交渉成立後の商標譲渡契約、特許庁に対する移転登録、いずれもまとめて対応可能ですので、商標権の譲渡をお考えの企業様は、弊所弁護士までお問い合わせフォームからお問合せください。

商標ライセンス契約

商標ライセンスの態様、条件

商標権は、他人に貸し出す、すなわち、登録商標を使用許諾（商標ライセンス）をすることや、逆に第三者から商標を借り受けることもできます。ライセンス形態としては、非友好的なライセンス（商標権侵害している状況であるが、現実的な点からすぐに使用の中止ができず、以後の商標権侵害を回避するためにやむなく金銭を支払って商標の使用の許諾を貰う場合）もあれば、友好的なライセンス（商標を許諾する者・許諾される者が商標を通じて共に利益をあげようとするものや、親子関係会社間の商標ライセンスなど）もあります。さらに、商標権侵害訴訟上の和解としてライセンス契約を締結することもあります。

商標ライセンスの形態として、使用権者だけが独占排他的に登録商標を使用できる専用使用権を設定するのか、使用権者が非独占的な使用が可能な通常使用権を許諾するのか、許諾する範囲（地域、時期、内容等）をどうするのかという点は、商標権者の事業との関係、市場との関係などを考慮して決定することになります。また、日本の商標に限らず対応する海外商標が存在する場合には、海外商標も含めてライセンスの対象となり得ます。さらに、商標ライセンスの対価については、専用使用権、独占的通常使用権、非独占的通常使用権とライセンスの形態をどのような形とするかによって、異なるのは当然です。

ライセンス条件は、商標権の譲渡と同様、相手方がいますから駆け引きが必要となります。そして、最終的には商標ライセンス契約書に落とし込む作業及び特許庁へのライセンス登録が必要となります。なお、特許等は当然対抗制度などが創設され、ライセンシーの登録なしに第三者に対抗できるようになりましたが商標法は従前のままです。したがって、商標ライセンスのライセンシーであることは、特許庁の登録原簿に登録することが必要ですので、ライセンシーの立場からはこの点の登録について注意が必要です。

商標ライセンス契約書

ライセンス契約書という点では、特に非友好的ライセンスの場合には、ライセンシーは対象となっている商標権の存在について、よかれと思っていないのですから、ライセンサーの立場からすれば、不争条項（ライセンシーは許諾対象となっている商標権の有効性を争えないとする条項）は必須ですし、友好的であっても導入しておくべきものです。また、ライセンシーの債務不履行が発生したらすぐにライセンス契約を解除し得るようにしておく必要があります。

ライセンサーの立場では、ライセンシーによる商標の使用をしっかり監督していなければ、商標の不正使用取消審判、不使用取消審判等にて取り消されることにもなりますので、ライセンシーの不正使用時の即時解除権、ライセンシーのライセンサーに対する協力義務（正当使用の立証協力等）なども必要となります。また、商標のライセンスでは、特許ライセンスとは異なり、ライセンサーとライセンシーが同時に登録商標を使用すると、通常は出所混同が生じ得ることにもなりますので、出所混同をどのようにして防止するのかという点はライセンサーとして考えた上（契約上、様々な制限をかけることも可能）で進める必要があります。

交渉から登録までの流れ

商標ライセンス条件やその他の附帯条項等が合意できれば最終的にライセンス契約書という形の契約書面にします。ライセンス交渉やライセンス契約の作成は日常的に交渉や契約書を扱っている弁護士が長けているものであり、商標をよく知る弁護士へ依頼されたほうがよいかと思います。他方で、特許庁へのライセンスの登録自体は、弁理士が通常代理して行っておりますので、ライセンスを受ける場合には、弁護士と弁理士の両者への依頼が必要となります。

当事務所では、弁理士資格を有する弁護士が対応しますので、商標ライセンス契約交渉、商標ライセンス契約書の作成、修正、特許庁へのライセンス登録等、一貫して対応することが可能となっております。ご用命の企業様は、こちらの「お問合せフォーム」からご連絡をお願い致します。

その他、商標と契約に関する紛争

契約上、商標が問題となり紛争に発展するケースと言えば、契約当事者間で仲違いし契約が終了した後、双方が同一商標の継続使用を欲するということがままあります。実際にはここまで共同開発・販売を行ってきたにもかかわらず、その取り分などが原因で仲違いするケースです。この場合、契約上、商標の扱いについて明記されていれば、それに従うことになり、契約上の義務者側がそれに従わなければ、契約上の権利者が義務者に対して契約上の責任を追及していくことになります。

他方、契約書中に記載がなければ契約責任は追及できず不法行為構成とせざるを得なくなります。その場合、商標権を持っている側が権利者ですので圧倒的に有利な立場となり、相手方の商標の使用を商標権侵害とし、差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求し得ることになります。非権利者は必ず契約書で何らかのケアをしておく必要があると言えます。もっとも、仲違いしたケースにおいて商標権者の立場にある者が商標権に基づいて権利行使しても、そこに至る経緯等を踏まえ、事案によっては権利の濫用となり請求が棄却される裁判例も相当数見受けられます。

契約責任の追及の法的構成がよいのか、商標権に基づく権利行使の構成とすべきか、いずれがよいかはケースバイケースです。有利不利等、あらゆる利害得失を検討した上で決定すべきです。