商標権侵害の警告書が来た際の対応

　インターネット上でネットショップを運営していたり、実店舗で商品の販売やサービスの提供をしていると、ある日、突然弁護士名義の商標権侵害を理由とする警告書が届くことがあるかと思います。そこには、警告書に記載している内容に対応しない場合、法的措置を取ると強い表現がなされていることもあるかと思います。以下では、商標権侵害の警告書が届いた場合の主な対応方法の概要を説明したいと思います。なお、商標権侵害を理由に警告を検討している方は、以下の「商標権侵害で警告したい」のページをご参照ください。

商標権侵害警告書が届いた際の検討

　弁護士から届く商標権侵害に関する警告書の内容としては、警告を受けた側が使用している標章の使用の即時停止、さらに、当該標章が付された商品の在庫の廃棄（または一旦、販売を停止した上で保持するように指示）を求め、その回答（対応）期間を区切り、返答や誠意ある対応なき場合には、商標権侵害訴訟等の法的措置を取る旨を付言しているものがほとんどです。さらに、商標権者の損害賠償額の算定のために、警告を受けた側が販売した商品等に関する、販売数量、販売額、仕入額、仕入先等を示す資料等の開示を求めてくることもよくあります。その他、既に顧客に販売した商品の回収をも求めてくるケースもあります。もちろん、弁護士名義ではなく会社名義で警告書が届くこともままあります。

　このような警告書を受け取れば、警告を受けた側の行為が相手方弁護士が主張しているような商標権侵害行為に本当に該当するか否か、該当する場合であっても、警告を受けた側に商標の使用を正当化する理由があるかについて検討し、商標権侵害であることを争う場合にはその理由を記載して弁護士名義又は会社名義で回答し、また、商標権侵害に該当することが争えない場合には、速やかに事件を収束させる方向で回答書を作成した上で進めていくことになります。

形式面の検討

　商標権侵害の警告書への一般的な対応としては、権利（商標権）が現在も存在するのか、警告主が商標権者や専用使用権者等、差止や損害賠償を法的に行うことができる主体であるのかを確認をした上で、自社の行為が相手方の商標権を侵害しているのか否かについて検討します。

　警告書には、ほとんどの場合、権利侵害されているとする商標の登録番号が記載されていますので、その権利がどのような内容なのかを確認します。確認する方法としては、特許庁が提供しているサイト（ＪｐｌａｔＰａｔ）に確認できます。特許庁のサイトで、「商標」を選択した上で、検索画面において、登録番号を入れれば出てきます。そこには、権利者が誰であるのか、いつ登録されたものであるのか、登録商標がどのようなものか、登録されている商品・役務（指定商品・指定役務）がどのようなものか、ということが記載されています。もっとも、特許庁のサイトでの確認は現在の状態を反映しているとは限りませんので、別途、特許庁で商標登録原簿等を取得することも必要となります。

　形式的な面の検討が終われば、実質的な面、すなわち、商標権侵害の有無や正当化事由の有無の検討に進みます。

商標権侵害の有無の検討

　商標権侵害に該当するか否かは、簡単に言うと、商標権侵害で警告を受けた側が使用している標章と警告主（主に商標権者）の登録商標が同一又は類似（似ている）、かつ、警告を受けた側の使用している商品・役務と登録されている商品・役務（指定商品、指定役務）が同一又は類似している、という場合です。使用している商標や商品・役務が同一であることが明らかなような場合には自分で容易に判断できますが、商標や商品役務が類似するか否かの場合には、微妙な判断が迫られることになります。

　商標の類否判断については、商標が有する「外観」「称呼」「観念」という３要素を比較し、取引の実情を考慮した上で商標が似ているか否かで判断します。「外観」は商標の見た目、「称呼」は商標から生じる読み方、「観念」は商標から生じるイメージであり、登録されている商標と、警告を受けた側が使用している標章のそれぞれを、外観、称呼、観念に分けて対比し、全体観察により具体的な取引の状況を考慮して、総合的に判断することになります。外観、称呼、観念のいずれかが共通するケースの場合、特に称呼が一致するようなケースでは類似と判断されることも多いですが、外観、称呼、観念のいずれかが一致している場合でも、取引の実情次第では全体として類似しないというようなケースもあります。商標の類否については、評価の問題であることから時代と共に変化し、また、商標の態様によっても異なり、文字商標、結合商標、立体商標等それぞれの商標において裁判例も多数あり、類否判断をするには、現在における実務の流れを常につかんでおく必要があります。

　商品・役務の類否は、警告を受けた側の使用する商品・役務と警告主（主に商標権者）の指定商品・指定役務について、いずれも同一又は類似の商標を使用するとき、同一営業主の製造又は販売（提供）にかかる商品や役務と誤認される虞がある認められる関係にあるか否かにより判断され、こちらについても取引の実情をも考慮すべきとされています。商品・役務の類否についても裁判例が一定数ありますので、こちらも現在の実務の流れを掴んでおく必要があります。

　いずれにせよ商標の類否や商品・役務の類否の判断はかなり専門的なものですので、商標権侵害の警告書を受領したものの、自分で商標権侵害の有無の判断が難しいと判断した場合には、商標侵害等の対応業務を普段から取り扱っている弁護士や弁理士にご相談されたほうがよいかと思います。弊所弁護士へのお問い合わせにつきましては、「お問い合わせフォーム」又はお電話にてご連絡ください。

正当化事由（商標的使用に該当しない、先使用権、商標が無効である等）の検討

　前述の検討によって警告を受けた側が、警告主（商標権者）の保有する商標権の登録商標と同一又は類似の標章を使用し、また、指定商品役務と同一又は類似の商品役務を使用していると判断された場合であっても、商標権侵害とならない場合があります。

　たとえば、警告を受けた側の使用している表示が単に商品の説明文として使用されているような場合や、URL中に住所表記等の意味しかなく使用しているような場合には、商標を自己の商品と他人の商品とを識別するための表示としては使用していないという理由で、商標権侵害に該当しないということもあります。いわゆる、商標的使用に該当しないという抗弁です。商標は自他商品識別機能（自分の商品と他人の商品を識別する機能）を発揮する態様で使用されることにより、需要者において商品の出所混同が生じるため、そのような事態が生じない態様での使用は商標権侵害にはならないという理屈です。この点は、裁判例も多数存在しますが、商標的使用に該当するか否かはかなり難しい判断となるため、この点で迷われたならば、一度弁護士や弁理士へ相談されたほうがよいかと思います。

　また、警告を受けた側のほうが、警告主（商標権者）による商標出願よりも前から使用している場合、権利侵害を逃れることができる場合もあり、このような抗弁を先使用権といいます。先使用権につきましては、警告を受けた側の使用する商標が警告主の登録商標の出願前から先に使用していることの他、かつ、警告を受けた側の使用する商標が使用する分野の需要者・取引者において周知（よく知られていること）であることが要求されます。この周知性につきましては、標章を使用している商品や役務の販売（提供）数量、販売金額、年数、市場シェア、宣伝広告の状況、その他さまざまな事情が勘案され、周知か否かが判断されます。もっとも、先使用権については、未登録であっても既に存在する既得権を一定要件下で保護するというものですので、周知性の要件のハードルが高く設定されています。

　警告主（商標権者）の登録商標が無効であることを理由に、無効な商標権に基づく権利行使は認められないとする、いわゆる無効の抗弁という主張も成立することがあります。商標権については、特許庁の審査官による審査を経て、審査に合格したもののみが商標権として登録されますので、基本的には権利に瑕疵がありません。もっとも、審査官も人間であり誤った判断をすることがありますし、審査官の審査では及ばない事情（当事者のいる業界の具体的な取引実情）を基にすれば無効の理由を含んでいるものものもあります。商標権侵害の警告を受けた場合、無効の抗弁を主張することで商標権侵害の責めを免れることもあります。但し、単に無効と主張しても意味がなく、法律上、多数ある無効理由のうち、どの無効理由に該当するのかを検討した上で具体的に適示する必要があります。無効理由があるのか、どの無効理由に該当するのかについては、普段から商標登録を代理している弁理士や弁護士であれば、ある程度理解しており、適切な判断が可能だと思います。

　さらに無効とは別の概念として、商標を取消するということも一定要件で可能となっています。商標が取り消されれば、商標権に基づく差止請求の根拠が失われることになるため、こちらも商標権侵害に対する防御の手段として考えられます。この場合、商標権者が使用していないことを理由とする不使用取消、不正に使用していることを理由とする不正使用の取消も要件に該当すれば可能です。但し、無効とは異なり最初から権利が存在しなかったということになるわけではない点は留意が必要です。

　その他、よくある紛争として、外国からブランド品を仕入れて国内で販売するケースにおいて外国のブランドから警告書が来るケースです。いわゆる並行輸入というものですが、並行輸入品の場合には並行輸入の抗弁を主張し一定要件下で適法となりますが。どのような要件で適法となるかは専門的な知識や判断が必要となりますので、商標を扱う弁護士や弁理士にご相談されたほうがよいかと思います。

警告書への回答

　前述の流れで弁護士名義の警告書の内容を検討した後、商標権侵害していないと判断した場合や各種の正当化事由があると判断した場合には、受け取った警告書への回答として、その旨具体的に説明して回答することになります。商標権侵害していない理由として、商標非類似、商品役務非類似、さらには、正当化する理由として、商標的使用に該当しない、無効である等の抗弁を理路整然と回答します。他方で、商標権侵害していると判断した場合には、円満解決の着地点を考えることが必要となります。警告書の内容に理由があると判断した場合には、使用を中止するか、商標のライセンスを受けるか、また、商標権の譲渡を受けるという解決策もあります。

　警告書に対する回答について、弁護士名で回答するのか、企業名で回答するのかという点につきましてはケースバイケースです。弁護士名で回答することは、紛争が顕在化させることを意味しますので、商標権侵害の有無を具体的に争う場合には弁護士名義で回答しているケースが多いと言えます。弁護士が代理することにより争う意思をより明確にするということです。他方で、事実関係や商標権侵害の有無を争わないようなケースでは、会社名で回答することもよく行われています。会社名で回答する場合でも弁護士の助力を得ていたほうが安心かと思います。もっとも、商標権侵害の有無を争わない場合であっても、最終的に和解を希望するようなケースやライセンスを希望するようなケースでは、以後、警告主（商標権者）との間で交渉が伴うため、交渉に慣れている弁護士が前面に出て対応することが多いかと思います。

　最終的に任意の交渉段階に解決できなかった場合には、商標権者側は商標権侵害訴訟を提起などをしてくることになりますので、それに対しては対応することが必要となります。もし商標権侵害訴訟が提起されたとしても、これを放置すると負け判決が出てしまいします。他方で、警告書が届いた際に検討した結果、登録商標に無効理由や取消理由があれば、別途、無効審判や取消審判を請求することで対抗することもできます。無効審判や取消審判は弁理士や弁護士が代理して対応することが多いかと思います。

　明らかに商標権侵害しているケースなどでは、早期かつ誠実な対応が必要となります。警告書をそのまま放置して、そのまま販売等を継続すると、以後は故意があると判断される可能性が高く、商標法違反を理由とする刑事事件へと発展することもありますので、決して放置はしないようにしてください。また、商標権侵害の有無が微妙なケースでは慎重な対応が求められます。なお、商標法違反の刑事事件については、以下をご参照ください。

　その他、弁護士が作成している警告書には通常回答期限が記載されており、回答期限を過ぎると商標権侵害訴訟等の法的措置を取ると記載されていることが多いため、この回答期限は、ご相談に来られる方の大半の方が気にされておられます。商標権侵害の有無、特に、商標の類否、商品役務の類否、抗弁の有無（先使用権等）等の判断は慎重に行う必要がありますので、ある程度、回答までの時間の確保することも必要となります。